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Checkliste: Markenanmeldung

Wenn man eine neue Marke sucht, ist der erste Schritt nicht die Anmeldung der Marke. Auch wenn es tatsächlich wichtig ist, eine Marke möglichst frühzeitig einem Schutz zuzuführen, sind vor der Anmeldung noch andere wichtige Schritte durchzuführen.

1. Wie sollte die Marke beschaffen sein?

Mit Ihrer Marke wollen Sie hauptsächlich Ihre Kunden erreichen. Insofern spielen bei der Wahl des Markennamens kommunikative und marketingtechnische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. Das bedeutet aber nicht, dass markenrechtliche Gesichtspunkte völlig außer Acht gelassen werden dürfen.
Denn das Ziel einer Markenanmeldung ist ein exklusiver Schutz für Sie. Das wir aber schwer, wenn Sie ein Zeichen als Marke wählen, das rechtlich nicht als Marke eingetragen werden kann. Aus rechtlicher Sicht sollten Sie sich daher für ein Zeichen entscheiden, das als Marke ins Register eingetragen wird und leicht zu verteidigen ist.
Als solche Zeichen gelten zum Beispiel Fantasiebegriffe. Denn diese Begriffe beschreiben das von Ihnen angebotene Produkt oder die von Ihnen angebotene Dienstleistung nicht. Außerdem sind sie häufig kennzeichnungsstark, d.h. sie haben einen großen Wiedererkennungswert.
Wird stattdessen eine Marke gewählt, die nur eine geringe Kennzeichnungskraft hat und z.B. beschreibende Tendenzen aufweist, dann kann die spätere Verteidigung der Marke gegen Verletzer problematisch und auch kostenintensiv werden.

2. Marken-Recherche

Ihre Marke wollen Sie benutzen und zwar ohne vorher mit anderen über die Frage zu streiten, ob Sie das auch dürfen. Solche Streitigkeiten drohen bei der Wahl einer neuen Marke aber häufig. Denn die Inhaber von älteren Zeichenrechten können sich gegen die Eintragung und Nutzung Ihrer Marke zur Wehr setzen. Sie können einen Widerspruch gegen die Markeneintragung einlegen oder auch ein Gerichtsverfahren gegen Sie einleiten, um Sie von der Nutzung der Marke abzuhalten.

Solche Verfahren kosten Sie Zeit, Geld und Nerven. Deshalb sollten Sie vor der Anmeldung und Nutzung einer Marke prüfen, ob Sie damit möglicherweise gegen ältere (und damit bessere) Zeichenrechte verstoßen.

Den ersten Schritt einer solchen Recherche können Sie selbst durchführen und in den online verfügbaren Registern suchen. Um zu prüfen, ob es in Deutschland ältere eingetragene Marken gibt, können Sie in den Registern des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA), des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) und der World Intellectual Property Organisation (WIPO) recherchieren:

Wenn Sie Unterstützung bei der Recherche benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.

Bitte achten Sie darauf, dass es nicht nur eingetragene Marken sein können, die einer Nutzung Ihrer Marke entgegenstehen können. Auch andere Zeichenrechte müssen beachtet werden, wie z.B. (Firmen-)Namen, Unternehmenskennzeichen. Um bei der Recherche auch diese Rechte zu erfassen, raten wir zur Durchführung einer professionellen Ähnlichkeitsrecherche.

Mit Ihrer Recherche erfassen Sie im Wesentlichen identische Marken. Aber auch ähnliche Zeichenrechte können der Nutzung Ihrer Marke entgegenstehen. Allerdings ist es sehr aufwändig, nach ähnlichen Marken händisch zu recherchieren. Die häufig zahllosen Kombinationsmöglichkeiten machen eigentlich immer eine professionelle Ähnlichkeitsrecherche erforderlich.

Mit welcher Strategie eine Recherche durchgeführt werden könnte, besprechen wir gerne mit Ihnen. Dabei muss auch beachtet werden, in welchen Ländern Sie Ihre Marke benutzen wollen. Kommt eine Nutzung auch außerhalb Deutschlands in Betracht, müsste auch dort eine Recherche erfolgen.

Was geschieht, wenn die Recherche zu einem Treffer führt?

Werfen Sie die Flinte nicht sofort ins Korn, wenn bei der Recherche ein entgegenstehendes Recht gefunden wird. Häufig lohnt ein genauer Blick auf die aufgefundene Marke und deren Inhaber, um doch noch Lösungsmöglichkeiten für Ihre Marke zu finden. Der Aufwand, sich mit dem Markeninhaber auseinanderzusetzen, ist dann häufig geringer, als den Markenfindungsprozess neu zu starten.

Das gleiche gilt auch, wenn ein Widerspruchsverfahren gegen Ihre Marke eingeleitet wurde. Es ist keinesfalls unüblich, dass sich die Parteien eines solchen Verfahrens einigen (Vorrechtsvereinbarung, Abgrenzungsvereinbarung).

3. Was melde ich tatsächlich an?

Überlegen Sie genau, was Sie als Marke anmelden. Je besser die Markenanmeldung, umso stärker die Kennzeichnungskraft und umso leichter kann Ihre Marke später gegen Dritte durchgesetzt werden.
Die Entscheidung, was angemeldet werden soll, ist nicht immer leicht. Zum einen muss sichergestellt werden, dass die Marke eingetragen wird. Und zum anderen soll der Schutzumfang der Marke möglichst groß sein.
Folgende Bestandteile gehören jedoch grundsätzlich nicht in Markenanmeldung: beschreibende Bestandteile, Gattungsbegriffe oder die Angabe der Rechtsform.

4. Anmelden der Marke

Der nächste Schritt betrifft die Anmeldung der Marke beim zuständigen Amt.

a. Bei welchem Amt?

Es muss zunächst das richtige Amt gewählt werden. Welches Amt zuständig ist, hängt davon ab, wo die Marke Schutz entfalten soll. Grundsätzlich gilt, dass jedes Land ein nationales Amt für die Anmeldung von Marken besitzt. Darüber hinaus gibt es Organisationen, bei denen ein Markenschutz gleichzeitig für mehrere Länder beantragt werden kann. Einige Beispiele:

b. Mit welchen Waren und Dienstleistungen?

Ein entscheidender Punkt bei der Durchführung der Markenanmeldung ist die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen werden soll. Hier ist äußerste Sorgfalt geboten. Es gibt verschiedene Taktiken, die bei der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses angewendet werden können. Welche Taktik für Ihre Markenanmeldung entscheidend ist, hängt von dem geplanten Anwendungsbereich Ihrer Marke ab.

c. Hilfe notwendig?

Sie benötigen Hilfe bei der Anmeldung Ihrer Marke oder bei der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses? Kontaktieren Sie uns – wir helfen gerne.

5. Benutzung der Marke / Verteidigung der Marke

Wenn Sie den Markenfindungs- und -eintragungsmarathon endlich hinter sich haben, dann sollten Sie auch sicherstellen, dass Ihre Marke nicht wieder gelöscht wird. Dazu müssen Sie auf zwei Dinge achten.

Erstens: Markenbenutzung

Wenn Sie Ihre deutsche Marke fünf Jahre nach der Eintragung nicht benutzen, dann wird die Marke gelöscht, wenn ein anderer einen Löschungsantrag stellt (für EU-Marken und ausländische Marken gelten andere Fristen). In manchen Ländern (wie z.B. USA) müssen Sie sogar die Benutzung der Marke gegenüber dem Amt in regelmäßigen Abständen nachweisen.

Die Nutzung Ihrer Marke erfolgt dadurch, dass Sie das Markenzeichen für die Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen verwenden, die für Ihre Marke registriert sind. Um deutlich zu machen, dass Sie Ihr Zeichen als Marke verwenden, können Sie auch die Zeichen ® oder ™ verwenden.

Zweitens: Vorgehen gegen Markenverletzer

Wenn Sie feststellen, dass jemand Ihre Markenrechte verletzt, dann sollten Sie auch dagegen vorgehen. Denn jede Markenverletzung schwächt Ihre Marke. Wir unterstützen Sie bei bei der Überwachung Ihrer Markenrechte und bei Markenverletzungen.

6. Markenanmeldung im Ausland?

Für Sie sind internationale Markenanmeldungen wichtig? Dann sollten Sie von vornherein die richtige Anmeldestrategie verwenden. Hierbei sollte auch beachtet werden, dass bei einer Auslandsanmeldung innerhalb von 6 Monaten die Priorität der nationalen (z. B. deutschen) Markenanmeldung in Anspruch genommen werden kann. Dies bedeutet, dass das Anmeldedatum der nationalen Marke auch das Datum des Schutzbeginns der ausländischen Marke darstellt. Aber auch unabhängig von der Inanspruchnahme der Priorität können später Auslandsanmeldungen durchgeführt werden.

7. Markenverlängerung

Die Eintragung Ihrer Marke in einem Register hält nicht ewig. Um den Schutz zu verlängern, müssen Verlängerungsgebühren gezahlt und in manchen Fällen auch Verlängerungsanträge gestellt werden. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Sie die Zeitpunkte für die Markenverlängerung nicht verpassen – sonst verlieren Sie Ihr mit viel Mühe und Geld aufgebautes Markenrecht! Deutsche und EU-Marken müssen immer nach 10 Jahren verlängert werden.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zur Markenbenutzung haben oder wir Sie bei der Fristenhaltung für die Markenverlängerung unterstützen können.

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Nehmen Sie Markenrechtsverletzungen ernst! – Wehren Sie sich dagegen!

Für die Registrierung und die Bekanntheit Ihrer Marke haben Sie einen erheblichen Aufwand betrieben: Zunächst mussten Sie kreativ sein, um ein eigenes Markenzeichen zu erstellen. Dieses Markenzeichen durfte im Markt nicht vorhanden, sondern frei verfügbar sein. Nachdem dieser Punkt sichergestellt war, haben Sie Ihr Markenzeichen registrieren lassen. Für die Registrierung hatten Sie einen nicht unerheblichen Kostenaufwand. Möglicherweise sind Sie im Anmeldeverfahren auf Widersprüche gestoßen, die Sie erst aus der Welt schaffen mussten. Nach der Registrierung der Marke haben Sie Ihr Markenzeichen auf dem Markt etabliert. Sie haben Werbung betrieben und Marketingmaßnahmen durchgeführt. Inzwischen ist Ihr Markenzeichen bekannt. Nicht nur Ihre Kunden erkennen hinter Ihrer Marke Qualität, sondern generell sind Sie im Markt bekannt.

Ihre Marke wird ohne Nutzungsrecht verwendet?

Nun tritt ein Wettbewerber auf dem Markt auf. Er verwendet das identische oder ein sehr ähnliches Zeichen, das Sie als Marke registriert und aufgebaut haben. Die Arbeit, die Sie in den Aufbau Ihrer Marke investiert haben, hat der Wettbewerber nicht gehabt. Möglicherweise profitiert er sogar in sehr erheblichem Umfang von dem guten Ruf, der Ihrer Marke anhaftet.
Dies wäre eine Situation, in welcher Sie gegen eine Markenrechtsverletzung vorgehen sollten. Denn Sie haben Ihre Marke registriert, damit Ihnen das exklusive Recht an ihr zusteht. Sie können entscheiden, ob und wer die für die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen mit der Marke kennzeichnet. Vermeiden Sie, dass Dritte Ihnen dieses Recht aus der Hand nehmen, indem sie den Markt über die Herkunft ihrer Produkte täuschen.

Erste Maßnahmen

Was sollten Sie unternehmen, wenn Sie feststellen, dass Ihre Marke verletzt wird? Zunächst sollte der Verstoß festgehalten und dokumentiert werden. Eine Webseite oder ein Angebot im Internet können ausgedruckt werden. Der Ausdruck sollte möglichst das Datum und die Webseite (URL) benennen. Es sollte auch darüber nachgedacht werden, einen Probekauf durchzuführen. Das gilt sowohl für eine im Internet aufgefundene Verletzung, als auch für eine Verletzung im stationären Handel. Im stationären Handel sollte bereits die Warenpräsentation im Ladengeschäft dokumentiert werden. Soweit es rechtlich erlaubt ist, kann dies durch eine Fotografie geschehen. Andernfalls sollte ein Dritter als Testkäufer auftreten. Er sollte sich genau notieren, wann und wo er das Produkt gesehen und erworben hat. Außerdem muss der Kassenzettel aufbewahrt werden.

Handeln Sie zeitnah

In dem Moment, in welchem Sie die Markenverletzung feststellen, beginnen bestimmte Fristen zu laufen. Dazu gehört unter anderem die Frist für die Beantragung einer einstweiligen Verfügung gegen den Verletzer. Aufgrund eines erfolgreichen Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung untersagt das Gericht dem Verletzer die weitere Nutzung Ihrer Marke. Die Gerichte entscheiden über den Erlass der einstweiligen Verfügung meist innerhalb weniger Tage. Denn das Gericht weiß, wie dringend es Ihnen ist, dass die Markenverletzung eingestellt wird. Wenn Sie sich aber Zeit lassen mit dem Vorgehen gegen den Verletzer, dann signalisieren Sie dem Gericht möglicherweise, dass es Ihnen eben nicht dringend ist, gegen den Verletzer vorzugehen. Aus diesem Grund kann das Gericht sich weigern, die einstweilige Verfügung zu erlassen. Die Beratung über die Möglichkeiten, Chancen und Risiken eines Vorgehens gegen den Verletzer durch einen Rechtsanwalt sollte daher zeitnah erfolgen.

Eine Verteidigung Ihrer Marke ist dringend notwendig. Und zwar nicht nur, weil Sie viel Aufwand in den Aufbau der Marke gesteckt haben, sondern auch, weil eine Aushöhlung Ihrer Markenrechte zu dem Verlust Ihres Wiedererkennungsmerkmals führen kann. Dies gilt insbesondere in Bereichen, in denen eine Markenverletzung nicht sofort offensichtlich wird. Die Verwendung Ihrer Marke durch einen Wettbewerber auf dessen Webseite (im Code der Webseite) oder in sogenannten Metatags findet versteckt statt und muss erst aufgefunden werden. Gleiches gilt, wenn Ihre Wettbewerber Ihre Marke bei der Werbung über AdWords oder im Rahmen von Google AdSense verwenden.

Schalten Sie einen Markenanwalt ein

Aus rechtlicher Sicht raten wir unseren Mandanten, mit dem Verletzer keinen direkten Kontakt aufzunehmen, bevor anwaltlicher Rat eingeholt wurde. Denn ein solcher Kontakt kann – sofern er nicht zu dem gewünschten Erfolg führt – später zu unliebsamen Überraschungen führen und die verschiedene Möglichkeiten für die Durchsetzung der eigenen Ansprüche erheblich einschränken. Wir halten es deshalb für sehr sinnvoll, wenn Sie sich nach der Feststellung der Markenrechtsverletzung kurzfristig mit einem Fachanwalt in Verbindung setzen, der im Markenrecht tätig ist. Kontaktieren Sie uns dazu gerne. Rechtsanwalt Heiner Heldt ist Fachanwalt im gewerblichen Rechtsschutz, zu dem das Markenrecht gehört und berät Sie ausführlich über die Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Strategisches Vorgehen ist notwendig

Wenn geklärt ist, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, sprechen wir mit Ihnen im Rahmen unserer Beratung die möglichen Strategien eines Vorgehens gegen den Verletzer durch. Wir zeigen Ihnen auf, welchen Weg wir für sinnvoll erachten und erläutern Ihnen die Gründe dafür. Es gibt einen ganzen Strauß von Möglichkeiten, wie gegen einen Verletzer vorgegangen werden kann. Welchen Weg man einschlägt, hängt von den Gegebenheiten ab, die Ihren Fall ausmachen. Wir berücksichtigen nicht nur die individuellen Chancen und Risiken bei unserer Beratung, sondern auch die besonderen Verhältnisse in Ihrem Markt.

Rechtsanwalt Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz – Markenrecht Hamburg, Markenrecht Lüneburg

 

 

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Der Widerspruch gegen eine deutsche Marke

(Anmerkung: Dieser Artikel betrifft das Widerspruchsverfahren gegen eine deutsche Marke. Bei einem Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke (EU-Marke) lesen Sie bitte hier.)

Voraussetzungen

Ein Markeninhaber kann aufgrund seiner Marke anderen verbieten, sein Markenrecht zu verletzen. Dieses Verbietungsrecht kann der Markeninhaber auch im Rahmen eines Widerspruchs gegen neue Marken (-anmeldungen bzw. -eintragungen) einsetzen. Der Widerspruch ist ein einfaches und häufig kostengünstiges Mittel, um gegen neue Markeneintragungen vorzugehen.

Mit der Veröffentlichung einer neuen deutschen Markeneintragung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA, Sitz in München) beginnt eine dreimonatige Frist zu laufen, innerhalb derer gegen eine neue Markeneintragung Widerspruch eingelegt werden kann.

Einlegung des Widerspruchs

Der Widerspruch wird im Rahmen eines amtlichen Verfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) durchgeführt. Für die Erhebung des Widerspruchs kann ein Formblatt verwendet werden, welches auf der Webseite des DPMA heruntergeladen werden kann. Außerdem ist eine Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

Schon bei der Einlegung des Widerspruchs hat der Widersprechende zu entscheiden, auf welche Marke er den Widerspruch stützen will und ob alle Waren und Dienstleistungen dieser Marke für den Widerspruch berücksichtigt werden sollen. Diese Angaben können nicht nur Auswirkungen auf den generellen Erfolg des Widerspruchs haben, sondern auch bei der Entscheidung, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat, eine wichtige Rolle spielen. Wird der Widerspruch zu weit aufgestellt, so droht eine teilweise Zurückweisung.

Die Reaktion des Markeninhabers

Der Widerspruch wird dem Markeninhaber vom Deutschen Patent- und Markenamt zugestellt. Es wird eine Frist eingeräumt, innerhalb welcher zu dem Widerspruch Stellung genommen werden kann. Hier stellt sich die Frage für den Markeninhaber, mit welcher Strategie er sich gegen die Marke verteidigen will. Es ist entscheidend darauf abzustellen, wie wahrscheinlich der Erfolg eines Widerspruchs ist, was der Markeninhaber mit seiner Marke erreichen will und welchen Schutzumfang er keinesfalls aufgeben kann.

Besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken?

Die Einschätzung über den Erfolg eines Widerspruchs ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der Marken. Damit dem Widerspruch stattgegeben wird, müssen die Zeichen der beiden Marken selbst verwechslungsfähig sein. Darüber hinaus müssen aber auch die Waren / Dienstleistungen, die für beide Marken eingetragen sind, miteinander verwechselbar sein.
Ein Beispiel: Eine Marke „Wolke“, die für „Motoren“ eingetragen ist, wäre nicht verwechslungsfähig mit einer Marke „Wolki“, die für „Speiseeis“ geschützt ist. Zwar sind die Zeichen „Wolke“ und „Wolki“ ähnlich, dafür sind aber die Waren „Motoren“ und „Speiseeis“ so weit voneinander entfernt, dass sie nicht mehr ähnlich sind.

Die Entscheidung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken vorliegt, ist sehr komplex. Im Rahmen der Prüfung spielt eine erhebliche Anzahl von Faktoren eine Rolle, wie z. B.:

• Aus wie vielen Worten bestehen die Marken und wie werden sie ausgesprochen?
• In welchen Warenbereichen genießt die Marke Schutz?
• Wie wird das mit der Marke versehene Produkt angeboten?
• Richtet sich dieses Produkt an einen Verbraucher oder einen gewerblichen Abnehmer?

Einwendungen des Markeninhabers

Gegen die Rechte des Widersprechenden kann der Markeninhaber eine Reihe von Einwendungen erheben, bei denen teilweise in erheblichem Umfang Nachweise vorgetragen werden müssen. Wendet der Widersprechende z. B. ein, die Widerspruchsmarke müsse bereits benutzt werden, hat der Widersprechende die notwendigen Benutzungsnachweise vorzulegen. Andererseits muss der Markenanmelder den Nachweis erbringen, dass die Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach ist.

Möglichkeiten der Einigung

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Inhaber der Marke und der Widersprechende sich einigen und der Widersprechende bereit ist, den Widerspruch zurückzunehmen. Letzteres erfordert oftmals bestimmte Zugeständnisse des Markeninhabers. Für diesen Fall müssen die Parteien einen Vertrag (Vorrechtsvereinbarung und / oder Abgrenzungsvereinbarung) schließen, möglichst schriftlich. Bei der Abfassung dieses Vertrages sollten die Parteien zwingend darauf achten, dass ihre Interessen gewahrt bleiben. Der Vertrag ist für die vereinbarte Laufzeit gültig. Eine vorherige Auflösung ist oftmals nicht möglich. Daher ist an dieser Stelle eine sorgfältige Prüfung darüber veranlasst, worauf und worüber man sich einigt.

Wenn eine Einigung nicht möglich ist, dann wird der Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamtes über den Widerspruch entscheiden. In der Entscheidung kann dem Widerspruch (teilweise) stattgegeben werden oder er kann (teilweise) zurückgewiesen werden.

Die jeweilige Entscheidung kann im Rahmen eines Rechtsmittels überprüft werden.

Wir unterstützen Sie!

Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M. unterstützt Sie in Ihrem Widerspruchsverfahren. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, zu dem auch das Markenrecht gehört. Rufen Sie gerne an, um die vorhandenen Möglichkeiten zu besprechen.

heldt zülch & partner Rechtsanwälte in Hamburg und Lüneburg beraten und vertreten Sie im Markenrecht. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihres Markenportfolios, besprechen notwendige Schutzrechte und führen die Markenanmeldungen für Sie durch. Sie erreichen uns

telefonisch in Hamburg: 040 – 37 15 77

telefonisch in Lüneburg: 04131 – 22 14 911

per E-Mail: heldt@heldt-zuelch.de

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Das Widerspruchsverfahren gegen eine Gemeinschaftsmarke

(Anmerkung: Dieser Artikel betrifft das Widerspruchsverfahren gegen Gemeinschaftsmarken (EU-Marke). Hier lesen Sie zum Widerspruch gegen eine deutsche Marke.)

Voraussetzungen

Das Markenrecht stellt ein Exklusivitätsrecht dar. Das bedeutet, der Markeninhaber kann aufgrund seiner Marke anderen die Nutzung einer verwechslungsfähigen Marke untersagen. Darüber hinaus kann er auch gegen die Eintragung von verwechslungsfähigen Gemeinschaftsmarken im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM, Sitz in Alicante, Spanien) vorgehen. In vielen Fällen ist es für den Markeninhaber sehr sinnvoll gegen neu angemeldete Gemeinschaftsmarken vorzugehen, wenn sie mit seiner Marke verwechslungsfähig sind. Andernfalls droht sich der Schutzbereich seiner eigenen Marke in empfindlichem Maße zu verringern.

Es sollte beachtet werden, dass das für die Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt bei der Prüfung einer neu angemeldeten Marke nicht überprüft, ob eventuell ältere Markenrechte der neuen Anmeldung entgegenstehen. Ältere Zeichenrechte (relative Eintragungshindernisse) müssen daher von dem Inhaber selbst geltend gemacht werden. Dies geschieht in einem Widerspruchsverfahren.

Damit der Markeninhaber überhaupt Kenntnis von neuen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen erhält, empfehlen wir unseren Mandanten die Einrichtung einer sogenannten Markenkollisionsüberwachung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unseren Webseiten. Bitte klicken Sie dazu hier.

Das Verfahren

Neu angemeldete Gemeinschaftsmarken werden im Gemeinschaftsmarkenblatt veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gemeinschaftsmarke noch nicht eingetragen. Damit die Eintragung erfolgt, muss zunächst eine dreimonatige Frist verstreichen, innerhalb welcher Inhaber von älteren Rechten Widerspruch gegen die Markenanmeldung einreichen können. Erst wenn diese Frist verstreicht, ohne dass ein Widerspruch erfolgt, wird die Marke eingetragen. Sollte ein Widerspruch (oder mehrere) eingelegt werden, so wird die Marke erst zur Eintragung zugelassen, wenn alle eingelegten Widersprüche beseitigt oder abgeschlossen sind.

Auf der Webseite des Harmonisierungsamtes kann ein Vordruck für einen Widerspruch heruntergeladen werden. Den Link finden Sie hier. Darüber hinaus können Sie auf der Webseite des Harmonisierungsamtes den Widerspruch auch online einlegen.

Im Rahmen des Widerspruchsantrages muss unter anderem ausgewählt werden, in welcher Amtssprache der Widerspruch erhoben wird. Dies richtet sich danach, in welcher Sprache die angegriffene Marke angemeldet bzw. welche zweite Sprache für diese Marke angegeben wurde.

Wie auch bei einem Widerspruch gegen eine deutsche Marke muss bei einem Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarke exakt angegeben werden, welchen Umfang der Widerspruch haben soll. Soll sich er sich gegen alle Waren / Dienstleistungen der angemeldeten Marke richten oder nur gegen einen Teil davon? Die richtige Angabe an dieser Stelle kann relevant sein für die Frage, wer die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen hat.

Der Widerspruch kann aus einer Reihe verschiedener Rechte erhoben werden. Dazu gehören

• Gemeinschaftsmarken,
• nationale Zeichen sowie
• nicht eingetragene Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden und mit denen nach nationalem Recht die Nutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann.

Entscheidend für die formale Zulässigkeit des Widerspruchs ist es, dass die Widerspruchsgebühr gezahlt wird. Diese muss innerhalb der Widerspruchsfrist auf dem Konto des Harmonisierungsamtes eingehen.

Sinnvoll ist es auch, den Widerspruch zu begründen. Je nach den Umständen sollte dies ausführlich geschehen und die Gründe durch die Vorlage der notwendigen Nachweise untermauert werden.

Für das weitere Verfahren setzt das HABM Fristen, die von beiden Parteien einzuhalten sind, wenn ihr Vorbringen berücksichtigt werden soll. Hierbei ist auch zu beachten, dass ein Vorbringen (z. B der Nichtbenutzungseinwand) nur in bestimmten Verfahrensstadien erfolgen darf.

Zu Beginn des Verfahrens haben die Parteien während der sogenannten Cooling-Off-Frist die Möglichkeit, sich außeramtlich zu einigen. Die Nutzung dieser Möglichkeit macht im Einzelfall Sinn. So zum Beispiel, wenn deutlich erkennbar ist, dass die mit den beiden Zeichen gekennzeichneten Produkte sich im Markt nicht begegnen werden.

Die Prüfung des Widerspruchs

Bei einem Widerspruch prüft das HABM , ob das ältere Zeichen der Eintragung der Markenanmeldung entgegensteht. Dies ist immer dann gegeben, wenn ein Fall der Doppelidentität vorliegt, wenn also sowohl die sich gegenüberstehenden Zeichen, als auch die sich gegenüber stehenden Waren bzw. Dienstleistungen identisch sind. In allen anderen Fällen muss eine Verwechslungsgefahr vorliegen. Diese ergibt sich aus einer Ähnlichkeit der Zeichen und / oder der Waren und Dienstleistungen.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, muss bei jedem Widerspruch im Einzelnen geprüft werden. Hierbei sind eine Vielzahl von Faktoren heranzuziehen, wie z. B. die Bekanntheit der Marke, aus der Widerspruch eingelegt wurde, oder deren Aussprache in einzelnen Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Für beide Parteien – für den Widersprechenden und auch den Markenanmelder – ist es sinnvoll, eine Stellungnahme im Rahmen des Verfahrens einzureichen.

Nach der Prüfung entscheidet das Amt über den Widerspruch. Die Entscheidung kann eine vollständige oder teilweise Zurückweisung der Markenanmeldung beinhalten oder aber auch eine Zurückweisung des Widerspruchs, welcher die Eintragung der Marke zur Folge hat.

Die Entscheidung kann von der jeweils unterlegenen Partei angegriffen werden. Es steht dazu das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung.

Unser Angebot

Die Rechtsanwaltskanzlei heldt zülch & partner berät Sie zu Einzelfragen bei einem Widerspruch oder übernimmt für Sie die Führung des gesamten Widerspruchsverfahrens. Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M. ist Fachanwalt im Gewerblichen Rechtsschutz, zu welchem auch das Markenrecht gehört. Sie erreichen ihn

telefonisch in Hamburg: 040 – 37 15 77

telefonisch in Lüneburg: 04131 – 22 14 911

per E-Mail: heldt@heldt-zuelch.de

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Markenrecht: Verwechslungsgefahr bei Wort-Bildmarken

Mit einer Marke kann die Nutzung von anderen Zeichen untersagt werden, wenn eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke und dem Zeichen gegeben ist. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, ist anhand von zwei Kriterien zu prüfen. Auf der ersten Ebene ist festzustellen, ob das verwendete Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder verwechselbar ähnlich ist (z.B. „BMW“ und „BNW“). Auf der zweiten Ebene muss geprüft werden, ob das Zeichen für identische oder ähnliche Dienstleistungen oder Waren verwendet wird, für die die Marke eingetragen ist (z.B. „Kraftfahrzeuge“ und „Motorboote).

In dem vorliegenden Fall war die Prüfung auf der ersten Ebene, der Ebene der Zeichenprüfung, von besonderer Bedeutung. In markenrechtlichen Auseinandersetzungen stellt die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen gegeben ist, meist den entscheidenden Punkt dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn beide Marken nicht nur aus einem Wort-, sondern auch aus einem Bildbestandteil bestehen.

Marken, die aus einem Wort- und einem Bildbestandteil bestehen, nennt man eine Wort-Bildmarke. Eine solche Marke wird nicht automatisch verletzt, wenn ein Zeichen den Wortbestandteil der Marke übernimmt. Es gilt vielmehr der Grundsatz, dass auf die Gesamtheit der Zeichen abzustellen ist, bei einer Wort-Bildmarke also auf den Wort- und auf den Bildbestandteil.

BGH: Entscheidung zu „Kappa“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man die Verwechslungsgefahr von Wort-Bildmarken zu beurteilen hat. Dabei hat er sowohl Beurteilungskriterien aufgezeigt als auch Hinweise zur Beurteilung gegeben (BGH, Urteil vom 20.01.2011, Az.: I Z 31/09 – Kappa).

Die folgenden Zeichen standen sich zur Beurteilung gegenüber:

Klägerin:                                                                                                                Beklagte:

 

 

Vorinstanz: keine Verwechslungsgefahr

In der Vorinstanz hatte das Oberlandesgericht München (OLG München) angenommen, dass zwischen den Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehen würde. Obwohl die ausgesprochenen Wortbestandteile „Kappa“ eindeutig identisch sind, war das Gericht der Ansicht, dass das Logo der Klagemarke ausreichen würde, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, denn es finde sich in dem Logo der Marke der Beklagten nicht wieder. Das Gericht meinte, dass die Seitenansicht der Rücken an Rücken sitzenden Menschen (Gemini-Logo) den Gesamteindruck der Marke so sehr prägen würde, dass die phonetische Übereinstimmung des Wortes „Kappa“ neutralisiert werden würde. Es argumentierte, dass jeder, der das „Gemini-Logo“ sehen würde, unweigerlich an Kappa denken würde und daher ausgeschlossen sei, dass er die Marke mit dem Zeichen des Beklagten verwechseln würde.

Kriterien der Beurteilung

Dieser Entscheidung schloss sich der BGH nicht an. In seiner Entscheidung stellt es zunächst die bekannten Beurteilungskriterien auf, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken zu berücksichtigen sind:

–          Es ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen.

–          Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein oder mehrere Bestandteile einer Wort-Bildmarke den Gesamteindruck der Marke prägen.

–          Auf den dominierenden Bestandteil einer solchen Marke kann jedoch nur abgestellt werden, wenn allen anderen Bestandteile zu vernachlässigen sind.

Schon an dieser Stelle stellt der BGH fest, dass die Vorinstanz keine Feststellungen dazu getroffen hatte, ob neben dem „Gemini-Logo“ alle anderen Bestandteile zu vernachlässigen waren. Insbesondere hatte das OLG München das in beiden Marke identische Wort „Kappa“ nicht geprüft.

Wie diese Prüfung durchzuführen sein wird, gibt der BGH ebenfalls vor: Die Verwechslungsgefahr ist anhand der Ähnlichkeiten

  • im (Schrift-) Bild,
  • im Klang oder
  • in der Bedeutung

zu beurteilen. Bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Bereiche ist ausreichend, um von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

BGH: Die Zeichen sind klanglich ähnlich

Bei den beiden oben gezeigten Zeichen stellte der BGH fest, dass im Bereich des Klanges bei den sich hier gegenüberstehenden Zeichen Identität besteht. Der Klang der Wortbestandteile „Kappa“ ist bei beiden Marken gleich. Der Bildbestandteil ist dabei außen vor zu lassen, weil er auf den Klang keinen Einfluss hat. Daher bejahte der BGH grundsätzlich das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr.

Von dieser „grundsätzlichen“ Entscheidung gibt es aber Ausnahmen, so der BGH. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein auf den ersten Blick erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt (z.B. das Wort „Reifen“ in einem Wort-Bildzeichen, das zur Kennzeichnung eines Reifenhändlers verwendet wird). Einen solchen konkreten Sinngehalt konnte der BGH bei den beiden Marken jedoch nicht feststellen.

Eine weitere Ausnahme könnte vorliegen, wenn die klangliche Ähnlichkeit der Marken durch Abweichungen der beiden Bildbestandteile neutralisiert wird. In der Literatur werden unterschiedliche Meinungen dazu vertreten, ob dies überhaupt möglich ist. Der BGH nimmt nun zu dieser Fallgruppe Stellung und ist der Ansicht, dass eine solche Neutralisierung nur in Betracht kommt, wenn die mit der Marke gekennzeichneten Waren „regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden“ (wie z.B. bei sehr teuren Waren). Dies sei jedoch hier nicht der Fall, so der BGH.

Da noch andere Fragen in dem Verfahren eine Rolle spielten, zu denen die Vorinstanz keine Feststellungen getroffen hatte, verwies der BGH den Fall zurück an das OLG München, das sich nun erneut mit der Sache auseinanderzusetzen hat.

Fazit

Die Entscheidung des BGH macht Vorgaben zur Frage, anhand welcher Kriterien die Ähnlichkeit von Wort-Bildmarken zu beurteilen ist. Darüber hinaus wird deutlich, dass Wort-Bildmarken in bestimmten Fällen nur schwierig gegen „Verletzer“ durchzusetzen sind. Zum Zeitpunkt der Anmeldung sollte daher genau geprüft werden, welche Markenform die besten Schutz gewährt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, welche Markenform wählbar ist, ohne eine Zurückweisung oder einen Widerspruch durch andere Markeninhaber zu riskieren.

Bei der Anmeldung und der Durchsetzung Ihrer Markenrechte unterstützt Sie Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung

per Email heldt@heldt-zuelch.de

oder per Telefon

Hamburg: 040 37 15 77

Lüneburg: 04131 221 49 11

Rechtsanwalt, Markenrecht, Hamburg, Lüneburg

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Warum Markenschutz?

Im Folgenden führen wir zuächst einige Gründe auf, die für einen Markenschutz sprechen. Dann sprechen wir Punkte an, nach denen man entscheiden kann, was man als Marke anmeldet. Zuletzt gehen wir auf die Frage ein, in welchen Ländern ein Markenschutz sinnvoll ist.

Gründe für die Anmeldung einer Marke

1. Vermögenswert

Die eingetragene Marke selbst stellt einen erheblichen Vermögenswert für ein Unternehmen dar. Allein durch die Nutzung eines Zeichens als Marke auf Ihren Produkten entsteht in den meisten Fällen noch kein Markenschutz. In Deutschland, der Europäischen Union und den meisten anderen Ländern der Welt entsteht ein Markenschutz erst durch die Eintragung der Zeichens in die Markenregister. Zwar ist es auch möglich, dass ein Markenschutz allein aus der Benutzung des Zeichens hervorgeht. Dies ist allerdings mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden und in der Regel sehr kostspielig.

Ohne die Eintragung der Marke besitzt der Nutzer also in der Regel keine Rechte an dem Zeichen. Dies gilt auch, wenn er das Zeichen als Domain verwendet. Der Erwerb einer Domain schafft noch kein Recht an dem Zeichen, das dem Domainnamen entspricht. Dafür ist die Eintragung einer Marke erforderlich.

Solange eine Marke nicht eingetragen ist, besteht die Gefahr, dass eine andere Person das Zeichen für eigene Zwecke verwendet und das möglicherweise zum Nachteil für den Nutzer. Außerdem könnte sich ein anderer die Rechte an dem Zeichen durch eine Markenanmeldung sichern. Aufgrund der dann entstehenden Marke kann dem ursprünglichen Nutzer die weitere Verwendung des Zeichens sogar untersagt werden.

Die frühzeitige Anmeldung Ihrer Marke kann verhindern, dass es zu diesen Szenarien kommt. Die Marke stellt daher ein wertvolles Gut dar, mit dem Sie die Rechte an Ihrem Zeichen gegen andere durchsetzen können.

2. Durchsetzung der Exklusivität

Sie wollen entscheiden, wer Ihr Zeichen verwenden darf – und Sie wollen verhindern, dass andere das von Ihnen gewählte Zeichen missbrauchen. Dies erreichen Sie durch die Anmeldung Ihrer Marke.

Im frühen Stadium Ihres Unternehmens können Sie durch die Markenanmeldung vermeiden, dass sich Markenpiraten Ihr Zeichen als Marke sichern. Markenpiraten halten Ausschau nach benutzten, aber noch nicht angemeldeten Marken und registrieren diese, um sie dann zu hohen Preisen an den eigentlichen Nutzer zu verkaufen.

Mit der eingetragenen Marke können Sie Wettbewerber untersagen, ein gleiches oder ähnliches Zeichen zu verwenden. Außerdem wird die Markeneintragung von Wettbewerbern gefunden, wenn diese nach einem neuen Markennamen recherchieren. Auf diese Weise können Markenkonflikte von vornherein vermieden werden.

3. Aufrechterhaltung des Good Will

Wenn andere Unternehmen versuchen, sich an den Erfolg Ihrer Marke anzuhängen und mit einem gleichen oder ähnlichen Zeichen Waren anbieten, die von schlechter Qualität sind, dann geht das zu Lasten Ihrer Marke. Es besteht die Gefahr, dass die Kunden auch von Ihren Produkten diese schlechte Qualität erwarten. Dies geschieht insbesondere dann, wenn der Laie nicht zwischen Ihrem Original-Produkt und der gefälschten Waren unterscheiden kann.

Mit einer eingetragenen Marken können Sie diese Markenpiraterie stoppen. Sie können aufgrund der Verletzung Ihrer Marke Unterlassungsansprüche geltend machen und so die weitere Verbreitung der Piraterieprodukte untersagen.

4. Lizenzierung

Vielfach spielt für den Markeninhaber die Möglichkeit eine Rolle, seine Marke zu lizenzieren. Auch hierfür ist die Eintragung der Marke erforderlich. Es sollte bereits zum Zeitpunkt der Markenanmeldung überlegt werden, welche Waren und ggf. Dienstleistungen lizenziert werden können, um sie direkt in die Markenanmeldung aufzunehmen. Wenn die Lizenzvergabe ins Ausland in Betracht kommt, sollte auch frühzeitig über die Anmeldung der Marke im Ausland nachgedacht werden.

Die Lizenzierung erfordert den Abschluss eines Lizenzvertrages. Wir raten Ihnen, einen Lizenzvertrag erst nach vorheriger Rücksprache und Durchsicht durch einen qualifizierten Rechtsanwalt zu unterzeichnen. Einen einmal geschlossenen Vertrag nachträglich zu ändern, der eine nachteilige Klausel für eine Partei enthält, ist nur möglich, wenn die andere Partei zustimmt. Der Vertrag sollte daher von vornherein Ihre Interesse berücksichtigen.

Was melde ich als Marke an?

Ob die Marke nur als Wort oder als Kombination aus Wort und Bild angemeldet werden soll, hängt von dem Zeichen selbst ab.

Ein phantasievolles Wort, dass sich von anderen schon vorhandenen Marken abgrenzt, sollte möglichst als reine Wortmarke angemeldet werden. Auf diese Weise entsteht ein großer Schutzumfang für Ihre Marke.

Der Schutzumfang wird eingeschränkt, wenn ein Bildbestandteil dem Wort beigefügt wird. Andersherum ist es sinnvoll, ein beschreibendes Zeichen mit einer graphischen Gestaltung zu kombinieren. Andernfalls wird das beschreibende Zeichen nicht in das Register des Markenamtes eingetragen.

Wenn ein Logo auch ohne den Wortbestandteil verwendet werden soll, dann sollte dieses Logo ebenfalls als Bildmarke eingetragen werden, also ohne den Wortbestandteil.

Außerdem sollte sich der Markenanmelder überlegen, ob die Farbe seiner Marke von besonderer Bedeutung ist. Grundsätzlich gewährt eine Markenanmeldung in schwarz-weiß den größten Schutzumfang. Wenn aber die Farbe eine wichtige Rolle spielt, sollten zwei Markenanmeldungen hinterlegt werden, eine farbige und eine in schwarz-weiß.

Bei der Markenanmeldung ist auch anzugeben, welche Waren und Dienstleistungen von der Marke gekennzeichnet werden sollen. Bei der Erstellung dieses Verzeichnisses muss besonders sorgfältig gearbeitet werden. Es sind alle Waren und Dienstleistungen zu benennen, die aktuell und zukünftig mit dem Zeichen gekennzeichnet werden sollen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, welches Ergebnis die vor der Markenanmeldung durchgeführte Ähnlichkeitsrecherche gebracht hat.

In welchen Ländern melde ich meine Marke an?

In Deutschland wir die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Wenn eine Marke aber nicht nur in einem Land, sondern in mehreren Ländern verwendet wird (oder zukünftig verwendet werden soll), sollte auch in diesen Ländern ein Markenschutz erlangt werden. Es gibt verschiedene Anmeldestrategien, wie ein internationaler Markenschutz erreicht werden kann. Ein Patentrezept, das auf jeden Markenanmelder passt, gibt es nicht. Entscheidend ist, in welchen und in wie vielen Ländern ein Schutz notwendig ist. Weil die Kosten für Markenanmeldungen in den Ländern unterschiedlich hoch sind, sollte möglichst kostengünstig vorgegangen werden. Dafür können internationale Markensysteme verwendet werden.

Wenn die Marke in allen oder zumindest mehreren Staaten der Europäischen Union verwendet werden soll, bietet sich die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke an. Die Gemeinschaftsmarke wird beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (http://oami.europa.eu) angemeldet. Der Markenschutz einer Gemeinschaftsmarke erfasst nicht den geographischen Schutz Europas, sondern den Bereich der 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

In vielen Fällen sollte der Markenanmelder aber überlegen, ob er neben der Gemeinschaftsmarke auch eine nationale Marke hinterlegt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Gefahr besteht, dass Inhaber von älteren Gemeinschaftsmarke oder auch älteren nationalen Marken einen Widerspruch gegen die Neuanmeldung einlegen. Ein erfolgreicher Widerspruch hat die Löschung der Marke zum Ergebnis. Ob diese Gefahr besteht, muss anhand der individuellen Marke und der vorliegenden Ähnlichkeitsrecherche entschieden werden.

Soll die Marke in weiteren Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingesetzt werden, so bietet sich die Nutzung des Madrider Abkommens bzw. des Madrider Protokolls an. Diese Internationalen Registrierungen (IR-Marken) werden bei der World Intellectual Property Organisation (WIPO, www.wipo.int) hinterlegt.

In welcher Weise hier vorgegangen wird und ob neben der IR-Marke auch eine isolierte Gemeinschaftsmarke notwendig ist, hängt davon ab, welcher Markenschutz angestrebt wird. Hier ist auch zu berücksichtigen, welche die Nutzung der Marke im Ausland erfolgt und ob die Marke für das Ausland geeignet ist.
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Rechtsanwalt Heiner Heldt, LL.M., berät Sie im Markenrecht und erarbeitet mit Ihnen eine Anmeldestrategie. Er kann dabei auf Erfahrungen und Qualifikationen in diesem Bereich zurückgreifen, die unter anderem auch zur Verleihung des Titels „Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ geführt haben.

Als Partner der Kanzlei heldt & zülch Rechtsanwälte in Hamburg und Lüneburg berät Heiner Heldt Sie im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Urheberrecht. Für Besprechungen stehen die Büros der Rechtsanwälte in Hamburg und Lüneburg zur Verfügung. Gerne besuchen wir Sie auch in Ihrem Firmenbüro.

Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Rechtsanwalt, Markenrecht, Hamburg, Lüneburg

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Markenüberwachung

Eine konsequente Markenüberwachung ist ein notwendiger Bestandteil für eine effektive Aufrechterhaltung Ihrer Markenrechte. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Deutsche Marke, eine Gemeinschaftsmarke oder eine internationale Registrierung handelt. Mit der Markenüberwachung von heldt zülch & partner machen wir Sie auf mögliche kollidierende Markenanmeldungen und Markeneintragungen aufmerksam, solange gegen diese noch Widerspruch o.ä. eingelegt werden kann.

Mit der heldt zülch & partner Markenüberwachung können Sie Ihre Marken in jedem Land, in dem Ihre Marke Schutz genießt, überwachen lassen.

Unsere Tätigkeiten

Unsere Markenüberwachung beinhaltet nicht nur die Übersendung von Markendarstellungen, die ein Computerprogramm aufgefunden hat. Wir filtern für Sie das Überwachungsergebnis, so dass Ihnen nur relevante Marken vorgelegt werden. Diese Tätigkeit übernimmt Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz. Wir liefern unseren Mandanten eine erste Einschätzung, zu welchem Grad wir eine Verwechslungsgefahr für gegeben erachten. Darüber hinaus geben wir einen ersten Rat, in welcher Weise in Bezug auf die aufgefundene Marke vorgegangen werden kann. Durch diese Vorgehensweise verringert sich der Aufwand bei unseren Mandanten. Sie können sich an den überreichten Informationen orientieren.

Die Vorteile der heldt zülch & partner Markenüberwachung im Überblick:

– Erfahrung in der Markenüberwachung durch Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
– Gefilterte Vorlage des Überwachungsergebnisses
– Einschätzung des Grades der Verwechslungsgefahr
– Ratschlag zum weiteren Vorgehen
– Erstellung eines individuelles Angebots
– Persönliche Betreuung und Erreichbarkeit durch moderate Kanzleigröße

Sie erhalten ein indiviuelles Angebot

Setzen Sie sich mit uns unverbindlich in Verbindung, damit wir Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten können. Im Rahmen der Überwachung von Markenportfolios gewähren wir Rabatte auf die Kosten.

Markenrecht, Markenüberwachung: Rechtsanwalt, Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Deutschland, Hamburg, Lüneburg

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Firmenname enthält Familienname: Was ist beim Verkauf des Unternehmens zu beachten?

Nach dem erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens wird häufig der Verkauf des Unternehmens ins Auge gefasst. Im Rahmen des Unternehmensverkaufs stellt sich auch die Frage, was mit dem Firmennamen geschehen soll.

Entscheidend: Die Interessen der Vertragsparteien

Die Beantwortung dieser Frage hängt wesentlich von den Interessen der Beteiligten ab. Bei einer Eingliederung des gekauften Unternehmens in das kaufende Unternehmen hat die Übernahme des Firmennamens keine Priorität, jedenfalls dann nicht, wenn der Geschäftsbetrieb nicht unter einer eigenen Firmierung erhalten bleiben soll. Der Käufer könnte allerdings ein Interesse daran haben, dass der Verkäufer nicht erneut ein Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Firmennamen eröffnet. Denn dann könnte der Verkäufer später aufgrund seiner Bekanntheit als Konkurrent mit der gleichen oder ähnlichen Bezeichnung die Kunden gewinnen und den gesamten Unternehmenskauf unrentabel machen. Um dies zu vermeiden sind vertragliche Vereinbarungen erforderlich, in welchen sich der Verkäufer verpflichtet, den Firmennamen (rechtlich: die Firma) zukünftig nicht für Konkurrenzunternehmungen zu verwenden.

Konstellation: Unternehmen trägt Familienname

Bei der Ausgestaltung einer solchen Klausel sind jedoch auch die Interessen des Verkäufers zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen das verkaufte Unternehmen den Namen des Unternehmensinhabers trägt (z.B. Gerd Meyer GmbH). Will der verkaufende Unternehmensinhaber auch in Zukunft unter seinem Namen im Markt tätig werden, so sollte möglichst schon bei der Formulierung des Kaufvertrags klar und eindeutig geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen er seinen Namen zukünftig verwenden kann. Auf diese Weise können die Vertragsparteien frühzeitig Missverständnisse und spätere Probleme vermeiden.

Der Fall

Wie wichtig die vertragliche Regelung ist, zeigen auch Fälle, die die Gerichte beschäftigen. Das Landgericht Frankfurt / M. (Urteil vom 02.09.1992, Az.: 3/12 O 158/92) hatte den Fall eines Unternehmens vorliegen, welches den Vor- und Nachnamen des Unternehmensinhabers trug. Die Pe. St. Sportcouture GmbH war im Bereich von Sporttextilien ein bekanntes Unternehmen. Herr Pe.St. veräußerte das Unternehmen an den großen deutschen Sportartikelhersteller P. Er verpflichtete sich in dem Kaufvertrag, dass er keine Marken unter der Verwendung seines Namens anmelden würde oder von Dritten erwerben werde. Außerdem bestätigte er, dass er den Namen „St.“ nicht in einem Firmennamen führen würde.

Später entschied sich Pe.St. erneut Sporttextilien zu vertreiben. Er tat sich mit einem Partner zusammen und nannte das neue Unternehmen „St. & A“. Wenn man bei dem neuen Unternehmen anrief, dann meldete sich dieses nur mit „Firma St.“. Die Kollektion des neuen Unternehmens hatte sogar den Namen „Pe.St. Collection“.

Gegen diese Nutzung ist der Käufer P. beim Landgericht Frankfurt vorgegangen. Das Gericht machte kurzen Prozess und führte aus, dass P. die Pe.St. Sportcouture GmbH insbesondere aufgrund der Bekanntheit des Namens St. gekauft hatte und der Kaufpreis diese Bekanntheit honorieren sollte. Daraus schloss das Gericht, dass Pe.St. mit dem Verkauf der Pe.St. Sportcouture GmbH den geschäftsaktiven Bestandteil seines Namens-Persönlichkeitsrechts veräußert und aufgegeben hatte.

Das Ergebnis

Im Ergebnis führte dies dazu, dass es Pe.St. untersagt wurde, seinen Namen „St.“ als Firmennamen für den Vertrieb oder die Produktion von Sporttextilien zu verwenden. Das Verbot wurde durch das Landgericht Frankfurt / M. durch eine einstweilige Verfügung ausgesprochen, die ab deren Zustellung zu beachten ist, um sich nicht dem Risiko eines Ordnungsgeldes auszusetzen.

Der Unterlegene konnte daher weder den Unternehmensnamen „St. & A.“ weiter verwenden, noch Labels, Etiketten oder Werbematerialien, auf denen die Firma „St. & A.“ oder nur der Name „St.“ erschien.

Fazit

Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer eines Unternehmens, das den Familiennamen des Verkäufers trägt, sollten sich frühzeitig Gedanken darüber machen, in welcher Weise die Nutzung des Firmennamens erfolgen soll. Dies gilt insbesondere für den Verkäufer und dessen zukünftige Ambitionen. Unterschreibt er in dem Kaufvertrag eine Klausel, nach der ihm die weitere Nutzung seines Familiennamens für bestimmte Zwecke untersagt ist, dann kann dies weitreichende Folgen haben. Dies zeigt auch der oben beschriebene Fall des Landgerichts Frankfurt / M.

Widersetzt sich der Verkäufer dieser Verpflichtung und beginnt erneut unter seinem Namen ein Geschäft zu betreiben, so muss er sich der möglichen Konsequenzen bewusst sein. Der Erwerber kann ihm aufgrund des älteren Firmenrechts die Nutzung seines Familiennamens in dem Namen seines neuen Unternehmens untersagen.

Ob und in welchem Umfang die Nutzung des Familiennamens als Unternehmenskennzeichen für den Verkäufer untersagt ist, hängt von der vertraglichen Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer ab. Meist wird sich das Verbot auf eine Nutzung für ein Konkurrenzunternehmen beschränken. In diesem Fall steht es dem Verkäufer meist frei, unter seinem Namen ein Unternehmen zu betreiben, welche nicht im Wettbewerb zu dem verkauften Unternehmen steht.

Haben die Vertragsparteien in den Vertrag keine Regelung aufgenommen, so wird man sich die Umstände ansehen müssen, unter denen der Kaufvertrag zustande gekommen ist. Aus diesen ist herauszulesen, was die Parteien gewollt haben.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung von Firma (Firmenname), Unternehmenskennzeichen oder Marken haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Dr. Heiner Heldt, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Rechtsanwalt, Hamburg, Lüneburg
Markenrecht Hamburg, Markenrecht Lüneburg

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Abmahnung Rasch

Die „Rechtsanwälte Rasch“ mahnen für zahlreiche Künstler- und Künstlergruppen ab, da sie von der „Universal Music GmbH“ mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt wurden. Wir haben Mandanten wegen Filesharing-Abmahnungen u.a. in den folgenden Fällen vertreten:

– Abmahnung Ace of Base
– Abmahnung Aura Dione, Song For Sophie
– Abmahnung Eminem, Recovery
– Abmahnung Gentleman, Diversity
– Abmahnung Jennifer Braun, Bee/ I Care For You/ Satellite
– Abmahnung Juli
– Abmahnung Keri Hilson, I Like
– Abmahnung Lena Meyer-Landrut, Satellite/ Bee/ Love Me
– Abmahnung Rihanna, Te Amo
– Abmahnung Schiller, Atemlos
– Abmahnung Sido,
– Abmahnung Sportfreunde Stiller, ’54, ’74, ’90, 2010
– Abmahnung Stanfour, Life Without You
– Abmahnung Stromae, Alors On Danse
– Abmahnung Unheilig, Geboren um zu leben/ Für Immer/ Grosse Freiheit
– Abmahnung Volbeat

Die Abmahnung der Kanzlei Rasch aus Hamburg macht den Eindruck, als bestünde sie aus zusammengesetzten Textbausteinen. Das darf aber nicht zu der Einschätzung führen, die Abmahnung der Universal Music GmbH nicht ernst nehmen zu müssen. Keinesfalls legen wir unseren Mandanten nahe, die Abmahnung gänzlich zu ignorieren.

Vielmehr ist zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang eine Verletzung der in der Rasch-Abmahnung geltend gemachten Urheberrechts gegeben ist. Von dieser Prüfung ausgehend muss entschieden werden, ob und mit welcher Formulierung eine Unterlassungserklärung abzugeben ist. Die von der Kanzlei Rasch in der Abmahnung vorgegebene Unterlassungserklärung raten wir nicht vorschnell zu unterzeichnen. Möglicherweise verpflichten Sie sich ansonsten durch einen Vertrag in einem nicht notwendigen Umfang.

Rufen Sie uns gerne an und schildern Sie uns Ihren Fall. Wir werden mit Ihnen das anfallende Rechtsanwaltshonorar besprechen, um die Kosten für Sie überprüfbar zu halten.

Rechtsanwalt für Abmahnung in Hamburg: 040 – 37 15 77
Rechtsanwalt für Abmahnung in Lüneburg: 04131 – 22 14 911

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Bewahren Sie Ihre Marke, indem Sie sie benutzen

Inhaber von Marken sollten darauf achten, dass sie ihre Marke in dem erforderlichen Umfang benutzen. Geschieht dies nicht, droht der Verfall der Marke. Ein jeglicher Dritter kann dann einen Antrag auf Löschung der Marke oder auch Klage auf Löschung der Marke erheben. Ist der Markeninhaber in dem Verfahren nicht in der Lage nachzuweisen, dass er die Marke innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von dem Tag der Eintragung an, nicht ernsthaft für die in der Markeneintragung genannten Waren und Dienstleistungen verwendet hat, so kann die Marke gelöscht werden.

Benutzung im Sinne einer Marke entscheidend

Entscheidend ist, dass die Marke auch tatsächlich im Sinne einer Marke benutzt wird. Nicht ausreichend ist die Nutzung als Firmen- oder Unternehmenskennzeichnung (BGH, NJW-RR 2009, 536 – Schuhpark). Auch bei der Verwendung der Marke in einer Domain ist konkret zu prüfen, ob dies eine Verwendung als Marke darstellt.

Verwendung als Unternehmenskennzeichen nicht ausreichend (Fall „ZAPPA“)

Das Oberlandesgericht Düsseldorf sich zu dieser Frage mit der Nutzung des Zeichens „ZAPPA“ auseinandergesetzt. Der Markeninhaber, der den Nachlass des verstorbenen Musikers Frank Zappa verwaltet, hatte auf Grund einer entsprechenden Gemeinschaftsmarke den Veranstalter der „Zappanale“ in Anspruch und u.a. verlangt, dass er die Kennzeichnung „Zappanale“ nicht weiter verwendet. Die Klage stützte der Markeninhaber auf seine Gemeinschaftsmarke „ZAPPA“. Das Gericht entschied, dass die Markenrechte nur durchgesetzt werden können, wenn die Marke benutzt wird, Art. 15 Abs. 2 GMVO. Dies sei – so das Gericht – nicht der Fall, wenn die Marke lediglich als Unternehmenskennzeichen verwendet wird. Erforderlich ist, dass es als Unterscheidungszeichen für ein konkretes Produkt verstanden wird. Das Gericht entschied, dass bei der Verwendung des Domain-Namens www.zappa.com dies nicht der Fall sei. Das Gericht war der Ansicht, dass dieser Domainname den Inhalt der Webseite lediglich beschreibt. Der Leser erwartet, dass die Inhalte die Musik von Frank Zappa betreffen.

ZAPPA als Titel einer CD

Mit der gleichen Begründung reicht es auch nicht aus, den Namen „Zappa“ auf einer CD zu verwenden. Denn hier erwartet der Leser des Namens „Zappa“ eine CD mit der Musik von Frank Zappa. Der Markeninhaber konnte das Gericht auch nicht überzeugen, dass ein von ihr verwendetes Zeichen „Zappa Records“ als Marke verwendet wird. Das Gericht verstand auch „Zappa Records“ als Unternehmenskennzeichen und wies die Klage ab.

Löschung bei Nichtbenutzung

Die erfolglose Klage des Markeninhabers führte jedoch nicht nur zu einer Abweisung der Klage selbst, sondern auch zu einer Löschung der Marke „ZAPPA“. In dem Klageverfahren, welches der Markeninhaber selbst eingeleitet hatte, stellte der Beklagte einen Antrag auf Löschung der Klagemarke „ZAPPA“. Weil der Markeninhaber nicht nachweisen konnte, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt hat, musste das Gericht die Marke für erloschen erklären.

Entscheidend: Klärung der Rechtesituation vorab

Der Fall zeigt, von welcher Wichtigkeit eine Prüfung der Gesamtsituation der bestehenden Markenrechte ist, bevor eine Klage wegen Markenverletzung eingereicht wird. Dies gilt jedoch nicht nur für den potentiellen Kläger, sondern auch für denjenigen, der sich gegen eine Markenverletzung zu verteidigen hat. Er hat zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Markeninhaber berechtigt ist, seine Rechte geltend zu machen und ob Möglichkeiten vorhanden sind, sich erfolgreich zu verteidigen.

Rechtsanwalt für Markenrecht (Lüneburg, Hamburg)

heldt zülch & partner, Rechtsanwälte in Hamburg und Lüneburg prüfen für ihre Mandanten die bestehende Schutzrechtssituation und die Erfolgsaussichten einer rechtlichen Geltendmachung von Markenrechten oder die Verteidigung gegen eine Inanspruchnahme wegen einer angeblichen Markenverletzung. Rechtsanwalt Dr. Heiner Heldt, LL.M., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz erreichen Sie unter heldt@heldt-zuelch.de.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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